Чек-лист IP-аудита компании в Казахстане: чек-лист для юриста

Зачем проводить IP-аудит в Казахстане?

IP-аудит позволяет инвестору получить полную картину того, какие объекты интеллектуальной собственности реально принадлежат компании, а какие существуют лишь де-факто — без надлежащего оформления прав.

Казахстанская практика показывает: большинство компаний среднего размера имеют незарегистрированные товарные знаки, программное обеспечение без договоров об отчуждении прав и домены, оформленные на физических лиц. При смене собственника или привлечении инвестиций каждый из этих пробелов становится предметом переговоров или основанием для снижения цены сделки.

Аудит проводится в рамках due diligence при M&A, при выходе на IPO через МФЦА, при реструктуризации холдинга или при первичной регистрации иностранного бизнеса в Казахстане. Результат — реестр IP-активов с оценкой рисков и планом устранения пробелов.

Блок 1. Товарные знаки и знаки обслуживания

Товарный знак — наиболее ценный и наиболее уязвимый IP-актив большинства компаний. Проверьте следующее.

• Регистрация в НИИС (kazpatent.kz). Убедитесь, что все используемые обозначения зарегистрированы в Казахстане. Использование незарегистрированного знака не даёт правовой защиты от третьих лиц.
• Классы МКТУ. Проверьте, охватывают ли зарегистрированные классы Международной классификации товаров и услуг реальную деятельность компании. Расширение бизнеса в новые сегменты нередко оставляет часть деятельности без охраны.
• Сроки действия и продления. Регистрация действует 10 лет. Проверьте даты истечения по каждому знаку и наличие системы напоминаний о продлении.
• Таможенный реестр. Проверьте, внесены ли знаки в таможенный реестр объектов ИС Казахстана — это инструмент защиты от ввоза контрафакта.
• Международная охрана. Если компания работает в нескольких странах — проверьте наличие регистраций по Мадридской системе или национальных регистраций в ключевых юрисдикциях.

Блок 2. Патенты, полезные модели и промышленные образцы

Технологические компании и производители должны проверить охрану всех технических решений и дизайна продукции.

• Реестр патентов и полезных моделей. Составьте полный список технических решений, используемых в продукте или производственном процессе. Для каждого — проверьте, есть ли охранный документ.
• Срок действия. Патент на изобретение действует до 20 лет, полезная модель — до 5 лет с возможностью продления. Проверьте актуальность каждого документа.
• Уплата пошлин. Поддержание патента в силе требует ежегодной уплаты пошлин. Просроченные платежи ведут к прекращению охраны.
• Промышленные образцы. Если внешний вид продукта имеет коммерческое значение — проверьте наличие регистрации промышленного образца в НИИС.

Блок 3. Авторские права: ПО, контент, базы данных

Авторские права в Казахстане возникают автоматически, без регистрации — но доказать их принадлежность компании без документов крайне сложно.

• Программное обеспечение. Проверьте, есть ли договоры об отчуждении исключительных прав или лицензионные договоры с разработчиками (как штатными, так и внешними). Код, написанный подрядчиком без договора, по умолчанию принадлежит подрядчику.
• Базы данных. Базы данных охраняются как составные произведения. Проверьте, оформлены ли права на их создание и наполнение.
• Контент и дизайн. Тексты, фотографии, иллюстрации, UI/UX-дизайн — всё это объекты авторского права. Проверьте договоры с дизайнерами, копирайтерами, фотографами.
• Депонирование. Добровольное депонирование ключевых произведений через НИИС или нотариуса создаёт доказательную базу на случай спора.

Блок 4. Договоры с сотрудниками и подрядчиками

Это наиболее распространённый источник IP-рисков: права на разработки сотрудников и подрядчиков нередко не закреплены за компанией должным образом.

• Служебные произведения. Трудовой договор должен прямо предусматривать, что права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках трудовых обязанностей, принадлежат работодателю. Проверьте формулировки каждого договора с разработчиками, дизайнерами, маркетологами.
• Должностные инструкции. Объём трудовых обязанностей определяет, является ли разработка служебной. Проверьте соответствие инструкций реальному функционалу сотрудников.
• Договоры с подрядчиками. Гражданско-правовые договоры с фрилансерами и агентствами должны содержать условие об отчуждении исключительных прав в пользу заказчика. Лицензионный договор не даёт той же защиты.
• NDA и соглашения о конфиденциальности. Проверьте наличие соглашений о неразглашении с сотрудниками, имеющими доступ к коммерческой тайне и ноу-хау.

Блок 5. Доменные имена и цифровая идентичность

Домены — самостоятельные активы, которые не переходят автоматически при продаже компании и нередко оформлены на физических лиц.

• Правообладатель домена. Проверьте, на кого зарегистрированы все домены компании (в зонах .kz, .com, .net и иных). Домены на физических лицах — сотрудниках или учредителях — создают риск при смене контроля.
• Соответствие товарному знаку. Убедитесь, что доменное имя соответствует зарегистрированному товарному знаку. Расхождения создают риск киберсквоттинга.
• Сроки продления. Проверьте даты истечения регистрации доменов и наличие автопродления.
• Аккаунты в социальных сетях. Проверьте, на кого зарегистрированы корпоративные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Это не объекты ИС в строгом смысле, но их утрата при конфликте с сотрудником наносит репутационный ущерб.

Блок 6. Лицензионные договоры и франшизы

Компания может как предоставлять права на использование своих объектов ИС, так и использовать чужие — и каждый из этих случаев требует проверки.

• Входящие лицензии. Проверьте все лицензионные договоры, по которым компания использует чужие объекты ИС: ПО, контент, товарные знаки. Убедитесь, что лицензии действующие и охватывают фактический способ использования.
• Исходящие лицензии. Если компания лицензирует свои активы третьим лицам — проверьте условия договоров: территория, срок, исключительность, порядок выплаты роялти.
• Франчайзинговые договоры. Проверьте регистрацию договоров коммерческой концессии в Министерстве юстиции РК: незарегистрированный договор не имеет силы в отношении третьих лиц.
• Сублицензии. Убедитесь, что лицензиат вправе предоставлять сублицензии, если это предусмотрено бизнес-моделью.

Блок 7. Споры и претензии по объектам ИС

Незакрытые споры по интеллектуальной собственности — прямой риск для инвестора, который необходимо выявить до закрытия сделки.

• Судебные и административные споры. Проверьте наличие текущих или завершённых споров, связанных с объектами ИС компании: иски о нарушении товарного знака, споры об авторстве, оспаривание патентов.
• Претензии третьих лиц. Запросите сведения о полученных претензиях и предупреждениях от правообладателей. Даже неурегулированные претензии без судебного производства — существенный риск.
• Нарушения со стороны компании. Проверьте, не использует ли компания чужие объекты ИС без надлежащего разрешения: чужой контент, незалицензированное ПО, схожие обозначения.

Как оформить результаты IP-аудита?

Результатом IP-аудита должен стать структурированный реестр IP-активов с оценкой каждого по трём параметрам: статус охраны, риски, рекомендации.

Реестр включает: наименование объекта, вид охраны (зарегистрирован / незарегистрирован / не охраняется), правообладатель по документам, срок действия охраны, выявленные риски и приоритет их устранения. Для сделки M&A реестр прилагается к отчёту по due diligence и становится основой для переговоров о заверениях и гарантиях продавца.

Типичный срок проведения IP-аудита для компании среднего размера в Казахстане — от 2 до 4 недель в зависимости от объёма портфеля и полноты документации. Узнайте подробнее о практике интеллектуальной собственности в БЕРІК или ознакомьтесь с материалами аналитического раздела.